Con ordinanza dello scorso 8 dicembre, la Sezione specializzata in materia di impresa del Tribunale di Milano ha ribadito che un sistema di distribuzione selettiva rappresenta un valido motivo oggettivo per escludere le conseguenze del “principio di esaurimento del marchio”.
In particolare, il Tribunale ha ritenuto il sistema di distribuzione selettiva, adottato da una primaria società del settore per la rivendita dei propri prodotti cosmetici con marchi rinomati, una legittima ragione di opposizione alla vendita dei prodotti della stessa da parte di distributori terzi non autorizzati in quanto estranei al circuito distributivo.
In occasione di controlli periodici svolti a tutela dei propri segni distintivi, la società aveva verificato la vendita di diversi prodotti a suo marchio su alcune piattaforme di e-commerce riconducibili a una società di diritto danese, estranea alla propria rete di distribuzione selettiva. Dopo aver inoltrato apposita diffida, rimasta priva di effetti, la società ha quindi contestato alla società danese la violazione dei propri diritti sui marchi registrati, tenuto conto che il sistema di distribuzione selettiva legittimamente attuato impedirebbe l’applicabilità del principio di esaurimento di cui all’art. 5 c.p.i., chiedendo l’applicazione di opportune misure cautelari.
Il Tribunale, ribadendo che la sussistenza di una rete di “distribuzione selettiva” funzionale alla salvaguardia dell’aura di lusso e di prestigio di un prodotto, conferisce al titolare di detto marchio un diritto di utilizzo esclusivo particolarmente “forte” in ragione del quale può vietare al licenziatario e ai terzi che da questo abbiano acquistato, di vendere i prodotti contrassegnati dal segno distintivo quando, le condizioni di vendita possano determinare, un pregiudizio anche solo potenziale per l’immagine di lusso o di prestigio collegata al marchio, ha quindi inibito al marketplace online di proseguire nella vendita indiscriminata di prodotti in questione sui propri siti, ritenendo la vendita non autorizzata, illecita e pregiudizievole anche sotto il profilo della contraffazione.
Questo caso conferma che l’adozione di un sistema di distribuzione selettiva, che sia compatibile con il diritto antitrust, rende possibile bloccare le vendite non autorizzate con azione di contraffazione.
Bird & Bird ha agito al fianco della società con un team multidisciplinare composto dal partner Federico Marini Balestra, per gli aspetti antitrust e dal senior counsel Fulvio Mellucci e dal senior associate Alessandro Berti Arnoaldi Veli, per gli aspetti IP.