Bird & Bird erwirkt außergewöhnliche Entscheidung für NanoString in laufendem Patentrechtsstreit

Am 20. Dezember 2023 hat das Oberlandesgericht München (Aktenzeichen 6 U 2359/23 und 6 U 2360/23) entschieden, dass in einem von 10x Genomics und Harvard eingeleiteten Patentverletzungsverfahren die Vollstreckung der Urteile des Landgerichts München vom 17. Mai 2023 (Erste Instanz; Aktenzeichen 7 O 2693/22 und 7 O 5812/22) gegen Sicherheitsleistung in Höhe von € 2 Mio. für die NanoString Inc. und € 300.000 für die NanoString GmbH einstweilen einzustellen ist. Es handelt sich um bemerkenswerte Beschlüsse, die auf einem besonderen Rechtsbehelf beruhen.

Mit seinen Beschlüssen vom 20. Dezember 2023, beruhend auf der anwendbaren summarischen Prüfung, bestätigte das Berufungsgericht zunächst die allgemeine Regel, dass eine Aussetzung der Vollstreckung nur in Ausnahmefällen unter besonderen Umständen in Betracht kommt. Eine solche Ausnahme kann aber gegeben sein, wenn ein entscheidungserheblicher Aspekt von der 1. Instanz nicht geprüft wurde, der schwierige Rechtsfragen aufwirft, die nicht eindeutig beantwortet werden können. Dies gilt in Patentverletzungsverfahren insbesondere dann, wenn ein Merkmal des Patentanspruchs im erstinstanzlichen Urteil nicht näher behandelt wird, obwohl hierzu Anlass bestanden hätte. 

Zum Hintergrund in aller Kürze: Im erstinstanzlichen Verfahren hatten die Beklagten – vertreten durch das Bird & Bird-Team – die angebliche Verletzung des geltend gemachten Anspruchs in Bezug auf mehrere Anspruchsmerkmale bestritten. In den angefochtenen Urteilen des Landgerichts wurde jedoch ein streitiges Merkmal nicht näher erörtert, und dieses Versäumnis war der Schwerpunkt der Anträge auf einstweilige Einstellung der Vollstreckung der erstinstanzlichen Urteile*.

Es bleibt abzuwarten, ob es den Klägern gelingen wird, die Meinung des Berufungsgerichts im Berufungsverfahren in der Sache umzukehren. 

Bjorn Johnson, Vice President, Legal Affairs, bei NanoString Technologies, sagte: “This success of NanoString in Germany is of particular interest as our competitor, 10x Genomics, together with Harvard has brought multiple patent infringement lawsuits against NanoString, in the US, Germany, and the European Union (i.e. at the UPC). As with all complex patent litigation, there may be favorable and unfavorable rulings as these cases are adjudicated. However, NanoString remains confident that we will ultimately invalidate the patents being asserted against us and show that we do not infringe any valid patents - and the recent Higher Regional Court orders are an important step.”

Oliver Jan Jüngst und Dr. Moritz Schroeder, die die erfolgreichen Antragsteller in dieser Sache vertreten, kommentierten: "Die Beschlüsse sind aus unserer Sicht sehr wichtig: Erstens freuen wir uns für unsere Mandantinnen, dass das Oberlandesgericht die durch eine "unvollständige" Verletzungsprüfung in der ersten Instanz entstandene Rechtslage korrigiert hat. Zweitens halten wir die Entscheidungen des OLG München über den konkreten Fall hinaus für einen wichtigen und gut begründeten Schritt in der nationalen Rechtsprechung, der klarstellt, ob und wann eine Auslassung in einem erstinstanzlichen Urteil eine vorläufige Aussetzung der Vollstreckung rechtfertigt."

NanoString Technologies, Inc. wurde von den folgenden Bird & Bird Anwälten beraten: Partner Oliver Jan Jüngst, LL.M. und Counsel Dr. Moritz Schroeder, beide IP / Patentrecht, Düsseldorf.

Hintergrund

Wir danken den Mandanten der NanoString-Unternehmensgruppe für ihre Bereitschaft, dies alles der Öffentlichkeit zugänglich zu machen.

*Das Oberlandesgericht begründet (Hervorhebung hinzugefügt): 

"...Es entspricht daher gefestigter Rechtsprechung, dass in Fällen, in denen das angefochtene Urteil - wie hier - nur gegen Sicherheitsleistung des Gläubigers vollstreckbar ist, eine Einstellung der Zwangsvollstreckung nur in Ausnahmefällen unter besonderen Umständen in Betracht kommen kann. Derartige Umstände liegen regelmäßig (nur) vor, wenn bereits aufgrund einer summarischen Prüfung davon auszugehen ist, dass das angegriffene Urteil keinen Bestand haben wird oder - sofern der Ausgang des Berufungsverfahrens zwar offen ist - wenn der Berufungsführer die Möglichkeit des Eintritts eines außergewöhnlichen, praktisch nicht wieder gut zu machenden Schadens glaubhaft macht, der deutlich über die allgemeinen Auswirkungen einer Vollstreckung hinausgeht (st. Rspr., vgl. nur Senat, Beschl. v. 9.4.2019 - 6 U 4653/18, GRUR-RS 2019, 41076 Rn. 107, m.w.N.).

Darüber hinaus kommt eine einstweilige Einstellung der Zwangsvollstreckung, auch ohne, dass sich das Ersturteil als offensichtlich fehlerhaft erweist, in Betracht, wenn bei der Verurteilung durch das Landgericht ein entscheidungserheblicher Gesichtspunkt ungeprüft geblieben ist, der schwierige, nicht eindeutig zu beantwortende Rechtsfragen aufwirft. Denn der Grundsatz, dass eine Einstellung nur dann geboten ist, wenn bereits im Zeitpunkt der Entscheidung über den Einstellungsantrag bei summarischer Prüfung festgestellt werden kann, dass das angefochtene Urteil voraussichtlich keinen Bestand haben wird, beruht darauf, dass sich das Erstgericht bereits im Einzelnen mit dem Sachverhalt befasst und über die sich stellenden Fragen entschieden hat.

Diese Erwägung kommt jedoch nicht zum Tragen, wenn das Erstgericht wesentliche, entscheidungserhebliche Aspekte des Falles außer Acht gelassen hat und somit zum maßgeblichen Sachverhalt eine Entscheidung, auf die bei summarischer Prüfung verwiesen werden kann, überhaupt noch nicht vorliegt (vgl.; OLG Düsseldorf, GRUR-RR 2010, 122; Kühnen, HdB-Patentverletzung, 15. Aufl., Kap H Rn. 47). Dies gilt in Patentverletzungsverfahren insbesondere dann, wenn im erstinstanzlichen Urteil auf ein Merkmal des Patentanspruchs nicht näher eingegangen wurde, obwohl hierzu Anlass bestanden hätte.

Ist letzteres der Fall, führt dies allerdings nicht per se zu einer Einstellung der Zwangsvollstreckung. Vielmehr ist diese Konstellation vergleichbar mit derjenigen, dass das Erstgericht ein Merkmal des Patentanspruchs deshalb nicht geprüft hat, weil dieses erst nachträglich in einem parallel anhängigen Nichtigkeitsverfahren, in dem der Patentanspruch in einer eingeschränkten Fassung aufrechterhalten worden ist, hinzugekommen ist. In diesem Fall hat unter Berücksichtigung der beiderseitigen Interessen der Parteien eine einstweilige Einstellung der Zwangsvollstreckung gleichwohl zu unterbleiben, wenn sich bereits bei summarischer Prüfung durch das Berufungsgericht ergibt, dass die angegriffene Ausführungsform von dem durch das im Nichtigkeitsverfahren hinzugekommene Merkmal ebenfalls Gebrauch macht (vgl. Kühnen, HdB-Patentverletzung, 15. Aufl., Kap H Rn. 63; vgl. auch BGH, GRUR 2016, 1206 - Mähroboter). Es erscheint sachgerecht, diese Grundsätze auch auf die vorgenannte Konstellation anzuwenden, so dass auch bei einem durch das Erstgericht „übergangenen“ Anspruchsmerkmal eine Einstellung der Zwangsvollstreckung gleichwohl nicht zu erfolgen hat, wenn die Verwirklichung des Merkmals durch die angegriffene Ausführungsform schon bei summarischer Prüfung durch das Berufungsgericht zweifelsfrei zu bejahen ist.

Vorliegend kann offenbleiben, ob nach dem Sachvortrag der Beklagten dieser im Fall der Vollstreckung außergewöhnliche Nachteile, die über die üblichen Vollstreckungsfolgen hinausgehen, drohen. Ebenso kann dahinstehen, ob sich bei summarischer Prüfung ergibt, dass das erstinstanzliche Urteil voraussichtlich keinen Bestand haben wird, dieses also evident unrichtig ist, was von der Beklagten mit ihrem Einstellungsantrag auch nicht aufgezeigt wird. Denn die Beklagte macht zu Recht geltend, dass vorliegend die Einstellung der Zwangsvollstreckung deshalb geboten ist, weil das Landgericht in seinem Urteil auf das Merkmal 2.4.4 nicht näher eingegangen ist, obwohl hierzu Anlass bestanden hätte (dazu aa). Bei lediglich summarischer Prüfung lässt sich zudem nicht sicher feststellen, dass die angegriffene Ausführungsform von dem Merkmal 2.4.4 ebenfalls Gebrauch macht (dazu bb)..."

Die vollständigen Gerichtsbeschlüsse können hier und hier eingesehen werden. Als Hintergrundinformation sind auch die Anträge auf einstweilige Einstellung der Vollstreckung vom 27. Oktober 2023 hier und hier zu finden (ohne Anlagen und mit dem Hinweis, dass die Klägerinnen auch schriftlich Stellung genommen hatten). 

Allgemeiner Hintergrund zum relevanten deutschen Teil des größeren Rechtsstreits zwischen 10x Genomics/Harvard und der NanoString-Unternehmensgruppe: 

In dem deutschen Rechtsstreit wurde das europäische Patent 2794928 B1 am 4. März 2022 geltend gemacht.

• Das Landgericht München I stellte fest, dass das von 10x Genomics/Harvard in der eingeschränkten Form des sogenannten Hilfsantrags 1 geltend gemachte Patent von den Beklagten aus der NanoString-Unternehmensgruppe verletzt wird und das jeweilige Urteil nach Leistung von Vollstreckungssicherheiten in Höhe von jeweils 3,55 Millionen Euro auch vollstreckbar ist. Nur 10x Genomics leistete Sicherheit und vollstreckte die Urteile. 
• Im Namen der Beklagten (NanoString Technologies Inc und NanoString Technologies GmbH) wurde Berufung eingelegt. Die förmliche Berufungsschrift wurde am 25. Mai 2023 eingereicht, die Begründung am 17. August 2023. Im Kontext der größeren Auseinandersetzung zwischen den Parteien mit parallelen Verfahren in den USA und vor dem Einheitlichen Patentgericht (UPC) wies die Lokalkammer München des UPC am 10. Oktober 2023 einen Antrag auf Erlass einer einstweiligen Verfügung von 10x Genomics/Harvard (u.a.) gegen die Beklagten des Münchner Verfahrens und auf der Grundlage desselben europäischen Patents 2 794 928 B1 (UPC-Antrag Nr. 459996/2023) vollständig ab und stützte dabei insbesondere das Argument der Nichtverletzung gegen den geltend gemachten Anspruch. 
• Die außerordentlichen und nunmehr erfolgreichen Anträge auf einstweilige Einstellung der Zwangsvollstreckung (gegen Sicherheitsleistung) wurden dann am 27. Oktober 2023 beim Oberlandesgericht München eingereicht.
• Parallel dazu wird der Rechtsbestand des geltend gemachten Patents mit einer Nichtigkeitsklage beim Bundespatentgericht in München angegriffen. Das Bundespatentgericht hat am 7. Februar 2023 einen qualifizierten Hinweis abgesetzt, wonach das Patent in der erteilten Fassung nichtig, aber in geänderter Form (d.h. der in den deutschen Verletzungsklagen geltend gemachte Hilfsantrag 1) rechtsbeständig sein könnte. Die mündliche Verhandlung ist für den 7. Mai 2024 terminiert (Az. 3 Ni 20/22 (EP)).
• Parallel dazu ist eine Nichtigkeitsklage gegen das Europäische Patent 2 794 928 bei der Zentralkammer München des UPC anhängig (Antrag Nr. 551180/2023). Die mündliche Verhandlung dort ist für den 17./18. April 2024 angesetzt.