¿Queda margen para la exceptio doli o queda excluida por el carácter autónomo del Derecho de marcas europeo?

La sentencia Lunapark/Hardeco se refiere a la prescripción por tolerancia del titular de una marca registrada frente a una marca meramente usada (STJUE de 1 de agosto de 2025. Lunapark Scandinavia Oy Ltd/Hardeco Finland Oy As. C-452/24). La Directiva de Marcas (Directiva UE 2015/2436) solo recoge la prescripción por tolerancia respecto de marcas registradas posteriores, no existe en la Directiva de marcas la tolerancia frente a marcas usadas. El Tribunal Supremo finlandés planteó una cuestión prejudicial en la que inquiría al Tribunal de Justicia de la Unión Europea si es posible aplicar el régimen general de prescripción de pretensiones cesatorias e indemnizatorias, ante el silencio de la Directiva. En otros términos, si el titular de la marca anterior ha dejado pasar mucho tiempo, ¿es posible considerar que la pretensión cesatoria o indemnizatoria ha prescrito? O, por el contrario, ¿es la prescripción por tolerancia de marcas registradas el único supuesto en el que la acción prescribiría?

Los hechos son descritos de un modo bastante escueto en la sentencia (apartados 14 a 17). Reproduzco su tenor literal:

Lunapark es titular de la marca DRÁCULA, solicitada el 29 de agosto de 2003 y registrada el 14 de agosto de 2009con el número 246144 para productos de confitería. Importa y comercializa en el mercado finlandés ese tipo de productos en cuyos envases figuran la marca denominativa DRÁCULA y signos figurativos que representan al personaje de Drácula.

Antes del registro de esta marca por Lunapark, Karkkimies Oy — Candyman Ltd (en lo sucesivo, «Karkkimies») importaba y comercializaba productos de confitería con el signo Drácula. Karkkimies no disponía, sobre los signos que utilizaba, de ningún derecho exclusivo adquirido por el registro o a consecuencia del uso, y entre ella y Lunapark no existía acuerdo alguno sobre el derecho a utilizar la marca DRÁCULA (habría sido deseable saber si el “antes del registro” es antes también de la solicitud, la imprecisión del texto impide conocer este dato fundamental).

El 31 de octubre de 2019, Hardeco adquirió Karkkimies, cuya actividad continuó. Así, a partir del mes de noviembre de 2019, Hardeco comenzó a importar y comercializar productos de confitería en cuyos envases figuraban la palabra «Drácula» y signos figurativos que representaban al personaje correspondiente.

El 6 de octubre de 2020, Lunapark interpuso una demanda ante el markkinaoikeus (Tribunal de lo Mercantil, Finlandia), por la que le solicitó que declarase que la práctica observada por Hardeco violaba su derecho exclusivo sobre la marca DRÁCULA, que prohibiera dicha violación y que se la indemnizara por el perjuicio causado.

Dado el carácter imperativo de las sentencias del Tribunal de Justicia, habría sido deseable una mayor precisión sobre los datos temporales y fácticos del caso. Así, en el segundo apartado transcrito se indica que el uso de la marca controvertida se produjo “antes del registro de esta marca…”. Pero esta expresión es muy vaga, la sentencia podría haber determinado al menos el año en el que comienza este uso. Se hurta, además, al lector de la sentencia un aspecto fundamental (que ni siquiera discute la sentencia): ¿este uso anterior (de larga data afirma en otros párrafos la sentencia) lo es a la solicitud de registro? La extensión del uso -que no es baladí- es obviamente otro aspecto fundamental. Si el Drácula de Harneko tenía ventas significativas y Lunapark conocía estas ventas cuando solicitó su marca, es posible que el registro de esta última sea impugnado por mala fe. También sería factible que Harneko hubiera adquirido una notoriedad en el mercado que sería protegible a pesar de no existir registro.

Otro aspecto al que no alude la sentencia es la relevancia de la cesión del establecimiento a un tercero. Esta cesión se produce en el año 2019 (más de catorce años después del registro de la marca) a Karkkimies. La cuestión jurídica de fondo es si el usuario de la marca anterior ha adquirido un derecho o se trata de un mero interés jurídico personalísimo e intransferible (una posesión personal en la terminología francesa). Parece claro que ese interés no es transmisible. En primer lugar, la Ley de marcas establece motivos tasados de adquisición del derecho: registro (constitutivo), marca notoria y adquisición como consecuencia del ejercicio de la acción reivindicatoria. No hay una posesión personal. En otros casos, el legislador sí ha establecido este derecho de posesión personal y su transmisibilidad (por ejemplo, en el derecho de preúso en las patentes). Por consiguiente, la cuestión prejudicial se podría haber resuelto aludiendo a la intransmisibilidad de ese interés protegido.

Sin embargo, el Tribunal de Justicia opta por una interpretación más radical. La respuesta que da es que la regulación armonizadora de la Directiva de marcas es incompatible con un principio general de Derecho nacional que establece la prescripción del derecho del titular de una marca registrada a prohibir el uso por un tercero de un signo idéntico o similar a esa marca para productos idénticos o similares a aquellos para los que se registró dicha marca, en casos distintos de la prescripción por tolerancia del art. 18.2 de la Directiva de marcas. Parece que, aunque la cuestión prejudicial se refiere solo a la prescripción y no a una defensa procesal basada en la buena fe, el Tribunal no admitiría tampoco una exceptio doli.

En efecto, el Tribunal de Justicia impide la aplicación de la exceptio doli en el ámbito del Derecho de marcas. La exceptio doli implica que el demandado puede enervar una acción por retraso desleal, ya que la actividad de éste se ha desarrollado a la vista, ciencia y paciencia del demandante sin ser contradicha. Esta defensa procesal frente al retraso desleal ni siquiera cabría en los casos en los que el titular de la marca hubiera consentido durante decenios el uso de esa marca y se hubiera mantenido su explotación en el mismo establecimiento mercantil. Esto recuerda los célebres casos españoles en los que se adquirían marcas anteriores para dificultar el acceso de otras marcas posteriores (casos Nike, Orient, JB, etc.).

Esto supone una imprescriptibilidad de la acción de violación, cuyo plazo de prescripción solo comienza cuando el usuario de una marca anterior registra una marca. Ciertamente es deseable que las empresas registren sus marcas, pero no es infrecuente (por ejemplo, en mercados con muy pocos competidores) la falta de registro de marcas que se usan pacíficamente durante decenios.

Obviamente, si el que registra la marca posterior sabía que había una marca usada anterior, será posible enervar la acción por la mala fe en el registro, aunque la prueba no es fácil. Más difícil aún es la prueba de la adquisición del carácter notorio de la marca. Otra posibilidad es considerar que la marca se ha vulgarizado. Si el titular de una marca anterior ha consentido durante décadas que coexistan dulces Drácula, podría interpretarse que la marca se ha vulgarizado, en la medida en que este titular no ha defendido su marca durante un tiempo significativo (nótese que en nuestro Ordenamiento la caducidad de la marca por vulgarización se basa en el comportamiento del titular de la marca, no sigue un criterio objetivo: v. STS 28 de octubre de 2025, caso Donuts).

Otra consecuencia de la sentencia es que se está reafirmando el carácter autónomo del Derecho de marcas (al margen del Derecho civil, incluso en relación con principios aplicables en la mayor parte de Estados de la Unión Europea, como es el principio de buena fe), lo que puede llevar a un particularismo llamativo. La acción de infracción contra la marca usada es imprescriptible, mientras siga existiendo el uso, pese a que la imprescriptibilidad debería ser excepcional y limitada a cuestiones de orden público, como, por ejemplo, las acciones de nulidad absoluta de una marca. Es cierto que la acción sería prescriptible si el titular de la marca usada realiza una actividad (registrar la marca usada), pero esta concepción se enfrenta al art. 1961 del Código civil (las acciones prescriben por el mero lapso del tiempo fijado por la Ley).

Como indicó el juez Oliver Wendell Holmes en E. 1. Du Pont de Nemours Powder Co. v. Masland, 244 U.S. 100, 102 (1917): "The word 'property' as applied to trademarks and trade secrets is an unanalyzed expression of certain secondary consequences of the primary fact that the law makes some rudimentary requirements of good faith". Es paradójico que la exceptio doli (un instrumento procesal para enervar pretensiones contrarias a la buena fe) no pueda hacerse valer en un Derecho que se basa en la buena fe.

Con todo, el mensaje de la sentencia es claro: la falta de registro tiene consecuencias. Una buena gestión empresarial exige una política adecuada de registro y de mantenimiento de las marcas.